Förstainstansrätten ansåg att det ansökta varumärket var ett motiv med mycket enkel och banal utformning, som uteslutande fungerade som dekoration, och att det inte skulle uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas kommersiella ursprung.
Domstolen godtog inte sökandens argument att omsättningskretsen skulle uppfatta det omtvistade varumärket som en ”halv smiley‑mun”, då det var tänkt att likna smileyn, som är registrerad som gemenskapsvarumärke nr 517383, och att denna omständighet medförde att det har särskiljningsförmåga.
Tvärt om ansåg domstolen att ett varumärke som består av en del av ett redan registrerat varumärke med särskiljningsförmåga i sig inte innebär att varumärket ska anses ha särskiljningsförmåga.
Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga skall istället grunda sig på dess förmåga att särskilja varumärkessökandens varor eller tjänster på marknaden i förhållande till de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller (se mål T‑79/00). Den omständigheten att det ansökta varumärket består av en del av ett redan registrerat varumärke är inte relevant vid en sådan bedömning.
----------------------------------------------------------
Sökta figurmärket:
Källa: T-139/08 The Smiley Company v OHMI
http://www.varumarkesombudet.se/