Varumärkesintrång att använda annans varumärke i sponsrade länkar?

Till EU-domstolen inkom en fråga (s.k. begäran om förhandsavgörande) från brittisk domstol om huruvida användning av annans varumärke i sponsrad länk kan utgöra varumärkesintrång.

Det ursprungliga målet gällde huruvida företaget Marks & Spencer, genom att använda Interfloras varumärke i sponsrade länkar, hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång enligt brittisk lagstiftning.

Då EU-domstolen vid begäran om förhandsavgöranden inte kan avgöra det specifika fallet utan endast besvara ställda frågor, svarade EU-domstolen att användning av annans varumärke i sponsrade länkar kan utgöra varumärkesintrång så länge det skadar varumärkets grundläggande funktioner.

Frågan i målet gällde alltså huruvida det är tillåtet att använda annans varumärke i Googles söktjänst AdWords, s.k. sponsrade länkar. AdWors fungerar så att företag kan välja olika sökord och få en reklamlänk till sin webbplats visad när en googlesökning görs på detta sökord.

EU-domstolen började med att konstatera att kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet används i näringsverksamhet. Dessutom föreligger varumärkesanvändning även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen.

Vidare framförde domstolen att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig att ett kännetecken används som sökord om samtliga villkor som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt relevant rättspraxis är uppfyllda.

Artikel 5 i direktiv 89/104 föreskriver bland annat en ensamrätt till innehavaren att förhindra annan som inte har hans tillstånd att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identisk eller liknar varumärket ifråga för identiska eller liknande varor och tjänster.

Artikel 9 i förordning nr 40/94 motsvarar i allt väsentligt artikel 5 i direktiv 89/104 vilken föreskriver att ett gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) ger innehavaren

"...ensamrätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

Är situationen sådan som nämnts i ovanstående regler kan alltså en varumärkesinnehavare endast förhindra användningen av varumärket om användningen enligt tidigare praxis kan anses skada en av varumärkets funktioner (se målen Google France och Google, punkt 79, målet BergSpechte, punkt 21, dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I‑5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin, REU 2010, s. I-0000, punkt 29).

Skada eller risk för skada på ett varumärkes funktioner omfattar skada på dess grundläggande funktion att garantera ursprunget på den vara eller tjänst som täcks av varumärket eller en av varumärkets övriga funktioner. Exempel på varumärkets övriga funktioner är att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.

Domstolen framhöll vidare att skada förelåg på en av varumärkets funktioner;

"När det gäller användning i en söktjänst på Internet av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för, har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 81). Detta övervägande äger giltighet även i förevarande fall, där Interflora emellertid även gjort gällande en skada på sitt varumärkes investeringsfunktion".

EU-domstolen avslutade sitt domslut med en redogörelse för skada avseende ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

Rättsfallsnr: C-323/09

Källa: Blendow Lexnova